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广州市专星专利代理有限公司
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如何认定职务发明创造
来源:https://mp.weixin.qq.com/s/MmQ_UEcovxZVjEBsFXtMGA | 作者:佚名 | 发布时间: 783天前 | 945 次浏览 | 分享到:

——惠州正威光电科技有限公司惠州瀚星光电科技有限公司等纠纷案

案号
一审:广州知识产权法院(2020)粤73民初1932
二审:最高人民法院(2022)最高法知民终1268
案情简介

惠州正威光电科技有限公司(以下简称正威公司)是于2013年6月16日由广东正鼎投资有限公司(以下简称正鼎公司)与彭某、朱某以及吴某共同设立的一家民营公司,并约定以上各方在正威公司投入的所有知识产权和专有技术的所有权与使用权均归正威公司所有,正威公司承担技术的相关研发费用,并对新研发的产品和知识产权享有所有权。

2013年11月19日,正威公司与吴某签订为期十年的劳动合同,任命吴某为正威公司总经理,且劳动合同中约定有竞业限制条款,约定吴某不得将正威公司的技术、生产工艺及专利等转移至新单位。吴某在正威公司担任产品研发的相关工作,且参与涉案专利“照明灯具”的研发。

2019年3月1日,正威公司与吴某签订《解除劳动合同协议书》,协议书记载:鉴于吴某提出离职申请,正威公司同意于2019年3月1日正式解除劳动合同。同日,吴某入职惠州瀚星光电科技有限公司(以下简称瀚星公司)。2019年5月31日,吴某申请了涉案“照明灯具”的专利,将其登记为该专利的发明人,瀚星公司为该专利的专利权人。正威公司认为涉案专利所有权应属于正威公司,故诉至法院,要求瀚星公司与吴某承担相应责任。

瀚星公司与吴某辩称涉案专利在吴某入职瀚星公司前就由瀚星公司研发完成,涉案专利不是吴某在正威公司的职务发明创造


争议焦点
吴某是否参与涉案专利的研发,是否为其在正威公司的本职工作;瀚星公司的抗辩能否成立


一审广州知识产权法院认为:
一、吴某在正威公司本职工作包含研发,且参与了涉案专利的研发
首先,根据吴某在正威公司任职期间承担的本职工作或被分配的任务,其能够直接接触、控制、获取正威公司内部与LED灯具产品技术研发密切相关的技术信息,且这些信息并非本领域普通知识、经验或技能。因此,吴某在正威公司承担的本职工作或被分配的任务与涉案专利密切相关。其次,根据正威公司的已有专利和产品目录等,发现吴某为多个与涉案专利有关的专利的发明人,可以证明涉案专利与吴某在正威公司承担的本职工作或被分配的任务密切相关

二、瀚星公司的抗辩不成立

由瀚星公司提交的证据,无法证明其产品由瀚星公司设计,且与涉案专利有关。同时,瀚星公司否认吴某为涉案专利的发明人的抗辩也无依据。

由此,涉案专利系吴某与正威公司终止劳动关系后一年内作出的,与吴某在正威公司承担的本职工作或者被分配的任务有关的发明创造,属于职务发明创造

三、侵权责任的承担
法院认定,涉案专利所有权归正威公司所有
瀚星公司与吴某不服一审判决,提起上诉,二审最高人民法院认为原审判决认定事实清楚,适用法律正确,驳回上诉,维持原判。


典型意义

职务发明创造,根据《专利法》和《专利法实施细则》的规定,是指员工执行所在单位的任务或者主要是利用所在单位的物质技术条件完成的发明创造(以下简称“职务发明”)。职务发明完成后,将该职务发明申请专利并获得授权的权利属于该发明人所在的单位。

同时,根据《专利法实施细则》第十二条第一款第(三)项规定,员工退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后1年内作出的,与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造,属于原单位的职务发明。企业依据该条规定主张职务发明时,其中重要的一步就是证明相关发明创造与离职员工在原单位的本职工作或者分配的任务之间存在“相关性”


  
   
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