——江西米兰婚纱摄影有限责任公司诉国家知识产权局行政纠纷案

案号

（2020）京73行初17150号

（2021）京行终6471号

基本案情

米兰婚纱摄影是我国一家具有较高知名度的婚纱摄影品牌，其创始人自1986年即进入该行业并创立米兰婚纱品牌，1994年成立米兰婚纱摄影机构，开始大量推广和使用米兰婚纱，且于1999年在摄影等服务上取得“米蘭”商标并使用至今，该商标曾多次荣获江西省著名商标。2003年成立江西米兰婚纱摄影有限责任公司（以下称“米兰公司”），负责米兰婚纱品牌的全国运营。经过多年发展，米兰婚纱摄影连锁机构（包括分公司、直营、加盟机构）已遍布全国各地。诉争商标第7966421号“米兰”商标于2010年在第41类“摄影”等服务上申请注册，后成为米兰公司的主商标，经过多年宣传使用，已为广大消费者所熟知。

2019年，许某以诉争商标与意大利知名城市“米兰”同名、不应注册为商标为由，根据《商标法》第十条第二款规定，对诉争商标提出无效宣告请求。国家知识产权局经审理认为，《商标法》第十条第二款为禁用条款，米兰公司的使用证据不能成为诉争商标维持注册的当然依据；诉争商标“米兰”一般指向意大利知名城市“米兰”，属于公众知晓的外国地名，且诉争商标无其他构成要素，未形成除地名外的其他含义，已违反2001年《商标法》第十条第二款的规定，裁定对诉争商标予以无效宣告（即被诉裁定）。米兰公司不服该裁定，提起诉讼。

北京知识产权法院一审判决维持了被诉裁定，驳回了米兰公司的诉讼请求。米兰公司不服一审判决，向北京市高级人民法院提起上诉，主张：首先，“米兰”具有公众熟知的其他含义，如花卉“米兰”，其并非唯一指向地名；其次，“米兰”在婚纱摄影服务上经多年使用，已与米兰公司形成较强的对应关系，足以使相关公众将其识别为婚纱摄影服务来源的标志，形成了区别于地名的第二含义；最后，诉争商标不会因存在地名因素而导致其在核定使用服务上缺乏显著性或具有欺骗性，其注册未违反《商标法》第十条第二款的规定。

争议焦点

一审法院（北京知产）：

诉争商标为“米兰”文字商标。米兰为意大利一知名城市名称，属于公众知晓的外国地名。根据米兰婚纱摄影公司提交的证据，虽然“米兰”也是花卉名称，但显然“米兰”作为意大利城市名称这一含义是公众更为熟知的含义。诉争商标整体无其他构成要素，未形成除地名以外的其他含义。米兰婚纱摄影公司将“米兰”注册为诉争商标，已违反2001年商标法第十条第二款的规定。

2001年商标法第十条为商标禁止使用的绝对条款，诉争商标不能通过使用而获得可注册性，从而维持诉争商标的注册。诉争商标亦不能因米兰婚纱摄影公司在先注册有其他商标，而获得延续性注册。因此，对米兰婚纱摄影公司的该主张不予支持。

二审法院（北京高院）：

2001年商标法第十条第二款规定，县级以上行政区划的地名或者公众知晓的外国地名，不得作为商标。但是，地名具有其他含义或者作为集体商标、证明商标组成部分的除外；已经注册的使用地名的商标继续有效。《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第六条规定，商标标志由县级以上行政区划的地名或者公众知晓的外国地名和其他要素组成，如果整体上具有区别于地名的含义，人民法院应当认定其不属于商标法第十条第二款所指情形。

2001年商标法第十条第二款作为商标授权确权审查中的绝对理由条款，旨在避免含有地名的商标权人垄断公共资源，地名作为指代特定地理区域的一种符号表达形式,如若为特定主体所独占,势必影响社会公众使用地名的表达自由；同时亦是为了避免含有地名的商标误导公众，若商标权人提供的产品并非来源于地名所指代的特定产区,将可能导致公众的误认误购；而且也是为了维护商标的显著特征。基于此，如果诉争商标是由地名或地名与其他构成要素组成，应当从整体上对诉争商标是否构成地名的含义加以判断，不宜仅因含有“地名”的构成要素即直接援引2001年商标法第十条第二款规定予以驳回或宣告无效。同时，2001年商标法第十条第二款中关于“地名具有其他含义”既包括标志本身固有含义之外具有其他含义，亦包括标志经过使用已经被公众认知获得“第二含义”的情形。因此，原审法院未予采纳诉争商标的使用、宣传等方面的知名度证据，径行认定诉争商标的注册违反2001年商标法第十条第二款的规定存在法律适用的错误，本院予以纠正。

本案中，涉案诉争商标由文字“米兰”构成，虽然“米兰”为花卉名称，但是其作为意大利城市名称的含义更为我国公众所熟知。2001年商标法第十条第二款所规定的“地名具有其他含义”知悉程度不应明显低于公众对其地名本身含义的认知，在案证据尚不足以证明诉争商标本身固有含义符合上述规定的情形。

根据米兰婚纱摄影公司在原审诉讼中提交的证据，足以证明自1994年米兰婚纱摄影机构成立，“米兰”商标使用宣传在婚纱摄影等相关服务上，目前已经覆盖江西、湖南、海南、江苏、广东、安徽、山东、四川等多个省份，涉及直营店及加盟店共计100余家，2012年至2019年主营业务收入年均超过6000余万元，广告覆盖各大网络平台及部分广播电视台等，并被多家报刊媒体进行报道，曾在2011年和2014年二次荣获江西省著名商标，在“婚纱摄影”服务上具有较高知名度；而且，在多起民事诉讼和行政裁决中诉争商标均存在受保护的记录。同时，综合考虑米兰婚纱摄影公司早在1999年2月14日即获准在摄影、录像带录制服务上取得“米蘭”注册商标专用权，并使用至今，涉案诉争商标系为简体文字“米兰”，且核定使用服务包括摄影、录像带录制等，而且考虑到“米兰”为我国花卉名称的事实，故米兰婚纱摄影公司注册诉争商标主观意图上不足以证明具有攀附意大利米兰城市的恶意，在案证据亦未证明其在实际使用中具有攀附意图。基于上述证据，足以证明诉争商标在其核定使用的“摄影报道；摄影；微缩摄影；录像带录制；录像带制作；舞台布景出租；节目制作；数字成像服务”上经过使用宣传，已经能够为我国公众认知与米兰婚纱摄影公司形成稳定对应关系，进而获得了地名以外的“第二含义”，不会导致认为上述服务来源于意大利米兰城市或存在特定联系。然而，在案证据并未涉及诉争商标核定使用的“翻译；摄影机出租”服务，且米兰婚纱摄影公司在二审询问过程中对此亦明确认可，故在上述二项服务上并未获得地名以外的“第二含义”。

典型意义

判断商标是否违反《商标法》第十条第二款规定的地名禁注条款，应当考虑地名本身是否具有其他含义，“其他含义”既包括标志本身固有含义之外具有的其他含义，亦包括标志经过使用已经被公众认知获得“第二含义”的情形。衡量商标是否违反地名禁注条款，不仅要考虑商标的其他含义和指向，还应结合商标具体指定的商品或服务、商标申请意图、实际使用情况以及相关公众的认知等因素，综合考虑该商标的注册是否会导致产地误认。

含有地名的商标只有脱离地名的含义，不会因存在地名因素导致消费者误认时，才具有可注册性。当商标申请人准备申请含有或可能被认为是地名的商标时，应审慎考虑该标志是否会导致消费者产生产源误认，以防被适用地名禁注条款而驳回注册申请。对于已注册的含有或疑似地名的商标，在经过多年使用具有较高知名度、产生“其他含义”且不会导致消费者混淆误认时，考虑到保护商标资源及维护市场稳定等因素，该商标可以继续维持注册，但其在后续过程中也应保持合理使用，避免向地名靠拢，并积极维护自身商标品牌。